Dipende da che cosa il titolare vuole fare del marchio dopo la firma. Con la cessione la proprietà passa a un’altra impresa, che paga un prezzo e da quel momento decide da sola come usare il nome, perché la cessione è definitiva. Con la licenza il titolare resta tale e autorizza qualcun altro a usare il segno per un periodo e alle condizioni scritte nel contratto, e in cambio riceve un canone.
Che cosa comporta vendere il marchio
La cessione è la soluzione più facile da capire. Il Codice della proprietà industriale, all’articolo 23, permette di trasferire il marchio per tutti i prodotti e servizi per cui è registrato oppure soltanto per una parte, e da quando la legge non lo lega più all’azienda lo si può vendere anche da solo, tenendo per sé l’attività.
Il vantaggio sta nell’incasso, che arriva tutto insieme e chiude il rapporto con l’acquirente. Il rovescio è che il venditore rinuncia a ogni controllo, e se il nuovo titolare abbassa la qualità o abbina il nome a prodotti lontani da quelli di origine, chi l’ha ceduto può far valere soltanto le clausole che si è riservato nel contratto, dato che la legge vieta unicamente che il marchio finisca per ingannare il pubblico sulle caratteristiche essenziali dei prodotti. Per fissare il prezzo serve una stima di quanto il marchio vale oggi e di quanto potrà rendere in futuro, dal momento che in una vendita il valore stimato è la base della trattativa e con il nome l’acquirente si porta via anche il reddito che produrrà.
Perché la licenza lascia il controllo al titolare
Nella licenza il marchio resta di chi l’ha registrato, che continua a rinnovarlo e a difenderlo e alla scadenza del contratto ne riprende l’uso pieno. Per avere il permesso il licenziatario paga un canone, detto anche royalty, che può essere una somma fissa oppure una percentuale sulle vendite fatte con quel nome. Il titolare può inoltre pretendere che i prodotti rispettino gli standard concordati, e il contratto può stabilire che la licenza si chiuda se quegli standard non vengono rispettati.
Le condizioni su cui si tratta sono parecchie. La licenza può essere esclusiva, quando un solo licenziatario usa il marchio in una certa zona o per una certa categoria di prodotti, oppure non esclusiva, se il titolare la concede a più imprese insieme; può valere per tutta Italia o per una regione, per pochi anni o per molti, per l’intera gamma o per una sola linea.
Come si stabilisce il canone di una licenza
Dal momento che il titolare incassa un canone alla volta per tutta la durata della licenza, la cifra pattuita all’inizio pesa su ogni anno del contratto, e se un canone troppo basso gli fa perdere parte di ciò che il marchio potrebbe rendere, uno troppo alto scoraggia il licenziatario. Per arrivare alla cifra giusta le strade sono sostanzialmente due. La prima parte dal valore stimato del marchio e ne ricava la percentuale da chiedere, mentre la seconda usa come termine di paragone quanto si paga davvero, nello stesso settore, per licenze di marchi simili. Sono però dati che un’impresa da sola difficilmente possiede, e per questo c’è chi si affida a studi legali che li analizzano al posto suo, come per esempio TutelaMarchiOnline, che ricava il canone dai contratti reali di licenza dello stesso settore raccolti in RoyaltyStat, banca dati internazionale che ne conta oltre 50.000, e su quella base scrive l’accordo e lo trascrive all’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Quando il canone è una percentuale sulle vendite, molti contratti aggiungono un minimo garantito per ogni anno, che il licenziatario versa anche se vende meno del previsto, insieme all’obbligo di mandare rendiconti periodici che il titolare possa verificare. Senza queste due clausole chi concede il marchio dipende interamente dai numeri dichiarati dall’altra parte.
Perché il contratto va scritto e trascritto
Fra le parti cessione e licenza valgono dalla firma, eppure verso i terzi contano solo dopo la trascrizione. In Italia il Codice della proprietà industriale, agli articoli 138 e 139, prevede che gli atti che trasferiscono un marchio registrato o concedono diritti di usarlo si trascrivano all’Ufficio italiano brevetti e marchi, e un atto non trascritto non vale contro i terzi che nel frattempo abbiano acquistato e legittimamente conservato diritti sullo stesso marchio.
Per i marchi dell’Unione europea la regola è simile. Secondo le indicazioni dell’EUIPO sul trasferimento e sulla licenza dei marchi dell’Unione europea, la cessione o la licenza restano valide anche se nessuno ne chiede l’iscrizione nel registro, ma possono essere fatte valere nei confronti dei terzi solo dopo; finché un trasferimento non è iscritto, il nuovo titolare non può far valere i propri diritti sul marchio e non riceve dall’Ufficio nemmeno l’avviso sulla scadenza del rinnovo.
Prima di sedersi al tavolo con l’acquirente o con il futuro licenziatario conviene quindi mettere per iscritto che cosa si vuole ricavare dal marchio nei prossimi anni. Se la risposta è un incasso e un’uscita pulita, la cessione è la soluzione più lineare, mentre se è un reddito che cresce insieme al nome la licenza lascia più margini, purché qualcuno segua il licenziatario anno dopo anno e ne legga i rendiconti.
Domande Frequenti (FAQ)
Quanto dura una licenza di marchio in Italia?
La legge non fissa una durata, che le parti scelgono nel contratto, a tempo determinato o indeterminato, spesso con una clausola di rinnovo e un preavviso per la disdetta. La licenza dipende però dalla vita del marchio, la cui registrazione dura dieci anni ed è rinnovabile, e se il titolare lascia scadere la registrazione viene meno anche ciò che ha concesso.
Si può cedere un marchio registrato a titolo gratuito?
Sì, la cessione gratuita è ammessa e capita, per esempio, fra familiari o fra società dello stesso gruppo. Anche senza un prezzo serve un atto scritto da trascrivere all’Ufficio italiano brevetti e marchi, e gli effetti fiscali del passaggio vanno valutati con il proprio commercialista, perché possono esserci anche quando non passa denaro.
Che differenza c’è fra licenza esclusiva e non esclusiva di un marchio?
Con la licenza esclusiva un solo licenziatario usa il marchio in un certo territorio o per certi prodotti, e il titolare si impegna a non concederlo ad altri in quell’ambito, spesso rinunciando anche a usarlo lui stesso; per questo il canone tende a essere più alto. Con quella non esclusiva le imprese autorizzate possono essere diverse, e il Codice della proprietà industriale chiede che ciascuna si obblighi a usare il marchio per prodotti uguali a quelli venduti con lo stesso nome dal titolare o dagli altri licenziatari.